
- 關於「商品/服務是否類似暨其類似之程度」
所謂「商品類似」,係指二個不同的商品,在性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之處;同理,所謂「服務類似」,係指服務之性質、內容或目的,在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上,具有共同或關聯之處。
所以如果標上相同或近似的商標,依一般社會通念及市場交易情形,易使商品消費者或一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,此種情形即構成商品/服務類似。
由於一個商品/服務可能有一個以上的名稱,所以如果二商品/服務名稱在概念上相一致或屬相同(例如口紅與唇膏)者,那就屬「同一」商品/服務,沒有必要進行「類似」商品/服務的判斷。
應當理解的是,雖然商標有商品及服務分類,但同一類商品或服務不一定是類似商品/服務,例如第9類之安全頭盔與電話機;反過來說,不同類的商品或服務也可能是類似商品/服務,例如第5類之嬰兒麥粉與第30類之麥粉。
商標專責機關編訂有「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」,作為實務上判斷商品或服務類似與否極為重要之參考資料,其主要目的係在供檢索之用,在個案上仍應參酌一般社會通念及市場交易情形,就商品/服務之各種相關因素為斟酌。
原則上,判斷商品/服務類似問題時,係依以下的考量順序:
- 優先考量商品/服務之性質、功能或用途;
- 其次就其產製者或提供者
- 再就行銷管道及場所、消費族群等其他相關因素
但以上原則亦有例外,如果某些商品重在其材質,例如貴金屬,則以材質之相近程度為優先考量較為合理。
- 關於「先權利人多角化經營之情形」
先權利人如有多角化經營,在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時,不應僅就各類商品/服務分別比對,而應將該多角化經營情形總括的納入考量。特別是如有事證顯示可能跨入同一商品/服務市場經營者,更應予以考量;但反過來說,如果先權利人長期以來僅經營特定商品/服務,無任何跨越其他行業之跡象者,則其保護範圍應可較為限縮。
判斷先權利人是否有多角化經營的可能性,或判斷其多角化經營範圍,並不是只依註冊指定商品/服務內容或類別為論斷,而是應該就先權利人據以主張商標之實際使用或可能跨足經營之領域等相關使用事證加以認定。
- 關於「實際混淆誤認之情事」
此一相關判斷,並不以實際上「已經」產生混淆誤認為必要,而是一種推論。不過若確實有實際混淆誤認的情事,則應由先權利人提出相關事證證明之。
例如二商標近似程度雖低,但實際使用的商品包裝外觀、設色、文字配置等情形高度相似,就會有較高的可能引起消費者混淆誤認。
- 關於「相關消費者對各商標熟悉之程度」
此一因素之判斷,繫於該商標使用於個別商品的廣泛程度,並不是所有註冊的商品都會被認定為消費者所熟悉。原則上主張者負有提出具體事證之責任,但眾所周知之事實,則不在此限。
由於我國商標採「註冊保護原則」,而為了避免申請在後的商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人的利益,所以「消費者對各商標熟悉程度」因素並不具決定性。
若有衝突之二商標,其相關消費者均相當熟悉,達到可區辨二者來源之程度,且由申請在後的商標,舉證證明之,則應儘量尊重此一併存之事實;若相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者,那麼較為被熟悉之商標應得到較大之保護。
- 關於「系爭商標之註冊申請是否善意」
對於所有商標之註冊申請,原則上皆應假設是善意申請,除非有反證存在,而且必須以客觀事證判斷系爭商標之申請,是否有其所憑之正當基礎權利,或已正當存在之系爭商標使用需求,還是只是為了攀附他人商標,藉以牟利。
如果先權利人主張某商標申請非屬善意,當然應提出證據資料證明此一推論。一般來說,非善意的商標申請有兩種情況:
- 明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源:
例如申請人原有商標因合意移轉予他人,或者因強制執行或破產程序而移轉予他人後,又以相同或近似之商標申請註冊;
- 企圖引起相關消費者混淆誤認其來源:
例如申請人經他商標權人授權使用一中文商標,而後逕以該中文之英譯作為商標申請註冊。
這兩種情況,遭判定為非善意申請的可能性較高。但需注意的是,就算申請不具善意,還是應該要綜合考量其他因素,判斷有無產生混淆誤認之可能。
- 關於「其他混淆誤認之因素」
前述各項因素當然無法涵蓋所有情況,因此特殊情形可依個案具體事證斟酌認定之。